「スマホアプリ」と「マウスパッド」は“似ている”!?審査の奥深さに迫る逆転登録事例

皆さん、こんにちは!

自社のサービス名やロゴを守る「商標登録」。いざ出願してみたら、特許庁から「ちょっと待った!」とストップがかかることがあります。その理由で多いのが、「既に登録されている他の商標と似ていますよ」というもの。

「いやいや、名前も見た目も違うのに?」と思うかもしれませんが、実は商標が似ているかどうかの判断は、名前やロゴだけでなく、その商標を使う「商品」や「サービス」が似ているかどうかも、とても重要なポイントなのです。

今回は、この「商品の類似性」が大きな争点となり、一度は「ノー」と判断されながらも、見事逆転で登録が認められた、非常に興味深い事例(不服2024-10490)をご紹介します。

「待った!」がかかった商標出願

ある企業が、「sense」という文字とオレンジ色の図形を組み合わせたロゴを、自社が開発する**「スマートフォン用のアプリケーション」**について出願しました。このアプリは、電気システムの状態やエネルギー使用量を管理するためのものです。

ところが、特許庁の審査官から「登録できません」という拒絶査定が届いてしまいました。 その理由は、既に**「マウスパッド」**を指定商品として、「SENSE」という文字の商標が登録されていたから、というものでした。

審査官は、「スマホアプリ」と「マウスパッド」は類似する商品だと判断したのです。

「え!?スマホアプリとマウスパッドって、全然違うものじゃない?」

きっと多くの方が、そう思われるのではないでしょうか。

なぜ「類似する」と判断されたのか?

もちろん、審査官もやみくもに判断したわけではありません。拒絶査定の理由を見てみると、次のような点が指摘されていました。 7

  • どちらもPC・スマホ関連のグッズとして、同じ会社が販売していることがある
  • どちらも「電気の作用を持つ機械」に使うもので、用途に共通点がある
  • マウスパッドを買う人も、スマホアプリを使う人も、コンピューターを使う人という点で共通している

なるほど、広い意味での「IT関連商品」という括りで見ると、たしかに共通点があるかもしれません。このように、審査では「類似する」と判断されてしまったのです。

「やっぱり違う商品だ!」不服審判での逆転劇

しかし、出願人に依頼された弊事務所はこの判断を不服として、「その判断は再検討してください!」と特許庁に審判を請求しました。そして、より慎重に商品を比較検討する審判の場で、最初の判断が覆ることになります。

審決では、以下のポイントから「スマホアプリ」と「マウスパッド」は類似しないと結論付けられました。

比較ポイント スマートフォン用のアプリケーション マウスパッド
作り方(生産部門) 技術者がコンピューターで設計・開発する 工場などで物理的に製造される
売り方(販売部門) 主にスマホ上でダウンロードして販売される 主に家電量販店やECサイトで販売される
使い道(用途) スマホに特定の機能(エネルギー管理など)を実行させる マウスの滑りを良くし、動作性を向上させる
使う人(需要者) 共通する部分もあるが、そもそもスマホはマウスを使わない上、アプリの用途も専門的なので、共通性は限定的
完成品と部品? 完成品と部品のような関係にはない

このように、商品の作り方から売り方、具体的な使い道まで丁寧に見比べていくと、「両者はまったく異なる商品であり、消費者が『同じ会社の製品かな?』と間違うことはないでしょう」という結論に至ったのです。

その結果、最初の拒絶査定は取り消され、本件商標は無事に登録されることになりました。

まとめ

この事例は、商標登録における「商品・サービスの類似性」の判断が、いかに具体的かつ多角的に行われるかを示しています。一見すると「これはもうダメかもしれない…」と感じるような拒絶理由であっても、専門的な視点から商品の実情を丁寧に主張することで、結果を覆せる可能性があるのです。

もしご自身の商標出願で思わぬ「待った!」がかかってしまった場合も、決して諦めずに、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。あなたのビジネスと大切なブランドを守るために、最適な道筋を一緒に探っていきましょう。

あなたがお使いの商標、特許庁に登録していますか?

あなたがお使いの商標、特許庁に登録していますか?

あなたが、自分の会社の商品やサービスにお使いの商標、特許庁に登録しているでしょうか?
もし、まだなら、商標登録することをお勧めします。

私が昔あるところで、商標の相談をしていたとき、自分で考えて自社のサービスに使っていた商標が、他人に登録されてしまい、警告が来て、使えなくなってしまったという相談を受けたことがあります。残念ながら、自分が考えて使っている商標でも、他人に登録されてしまうと、その登録商標やそれと似たものを、その指定した商品やサービスで使うことは商標権侵害になってしまいます。商標権を譲渡してもらったり、使用権を許諾してもらうことは、相手がOKすれば可能ですが、OKしないことも多いでしょう。
その方は、仕方なく、その商標を使うのを諦め、別の商標を使うことにし、今度は、他人に登録されないように、商標登録出願をすることにしました。

心配ならば、使っている商標を、J-Platpat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/) で検索し、他人が商標登録していないかどうか調べてみると良いでしょう。登録されていなければ、早めに、商標登録出願することをお勧めします。

弊所では、商標登録出願のご相談・ご依頼を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

(文責:日向 (hyuga@katsu-pat.com))

商標登録におけるコンセント制度について

商標登録におけるコンセント制度について

令和5年、商標法4条が改正され、コンセント制度が設けられました(4条4項)。

コンセント制度の導入 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

この制度について、ご紹介したいと思いますが、その前に、商標と商標登録について簡単に説明します。

商標とは、商売の目印になるものです。目印ですから、他者と区別できるもの、他者の目印と混同を生じないものが好ましいです。

商標には、文字列や、図形、図形と文字列との結合、色彩、音などがあります。

これを商標として、製造販売等をしたい商品や提供したいサービス等を指定して、特許庁に登録を申請します(「商標登録出願」)。

商標登録が認められない理由にはいろいろありますが、そのうち、「他人」の出願・登録商標と似ている場合、登録を認めない、という理由があります。

商品やサービスの出所が混同してしまうことを避けるためです。

登録を受けるには、その商標が「他人」のものでなくなれば良いのです。

ですから、その「他人」から商標を譲渡してもらうという方法があります。

また、自分の出願の名義を「他人」のものに変更し、登録されてから自分に戻す(アサインバック)という方法もあります。

しかし、商標の譲渡や名義の変更は、他人との交渉や商標の譲渡を登録するのに時間や費用がかかるため、もっと簡便な方法が求められていました。

そこで、今回、特許庁は、「他人」の商標に類似しても、その他人の同意を得ていて、かつ、その他人の登録商標との間での混同を生じるおそれがないものであれば、商標登録されるという制度を導入しました(商標法4条4項)。

同意を得ただけでは足りず、その他人の先行登録商標との間で出所混同を生じる恐れがないと判断された場合にのみ登録されます。

出所混同を生じるおそれがないものに限定している点で、留保型コンセント制度と呼ばれます。

このコンセント制度の導入は、2024年4月1日となります。

外国出願の補助金

外国出願についての補助のお知らせです。
ジェトロや長野県、千葉県を通じて手続きできます。
対象者:中小企業者等
補助対象経費:
(1)外国特許庁への出願経費
(2)現地及び国内代理人経費
(3)翻訳経費
補助率:補助対象経費の1/2以内
1出願補助上限額:
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標30万円
特許150万円
応募受付期間:
第1回 2023年5月8日(月曜)~ 5月19日(金曜)17時00分
第2回 2023年7月3日(月曜)~ 7月14日(金曜)17時00分
第3回 2023年9月4日(月曜)~ 9月15日(金曜)17時00分
補助金は後から交付されるのでご注意!
仮に商標で60万円の補助を受けるとして120万円をアジアでの海外出願に向けられれば5か国~8か国ぐらいで登録を受けられるでしょう。

日本特許庁の印紙代改定(2022年4月1日より)(一部抜粋)

1.特許料(1年毎)

特許料(第1年から第3年まで) 毎年 2,100円+(請求項の数×200円) ⇒ 毎年 4,300円+(請求項の数×300円)
(第4年から第6年まで)     毎年 6,400円+(請求項の数×500円) ⇒ 毎年 10,300円+(請求項の数×800円)
(第7年から第9年まで)     毎年 19,300円+(請求項の数×1,500円) ⇒ 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)
(第10年から第25年まで) 毎年 55,400円+(請求項の数×4,300円) ⇒ 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

2.商標登録料

商標登録料         区分数×28,200円 ⇒ 区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×16,400円 ⇒ 区分数×17,200円

3.更新登録申請料

更新登録申請         区分数×38,800円 ⇒ 区分数×43,600円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,600円 ⇒ 区分数×22,800円

特許を長期間維持する予定がある場合、または商標の登録料や更新料を今年の3月末までに支払うことが可能な場合は、これらの費用を今年3月末までに支払うことをお勧めします。

ASEAN向け海外販路開拓オンラインセミナー

経済産業省関東経済産業局政策評価広報課からのお知らせです。

【第3回】ASEAN向け海外販路開拓オンラインセミナーを開催します。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kaigai_tenkai/20210917_online_seminar.html

開催日時 令和3年10月4日(月曜日) 14時~16時10分
開催方法 オンライン(Cisco Webex Meetings)
参加費 無料
対象者 GFP登録事業者のほか、農林水産物・食品の生産・販売事業者、
商社、デジタルツールを用いた販路開拓に御関心のある方等

物品の区分

*物品の区分を掲げていた「意匠法施行規則別表第一(「別表第一」)」は廃止されました。
→令和3年4月1日から、【意匠に係る物品】の欄は、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載します(意匠法施行規則第7条)。
物品の区分について

長野県中小企業等外国出願支援事業補助金(令和3年度)

長野県の中小企業が外国へ特許、実用新案、意匠、商標を出願する場合、半額が補助されます。
6月7日まで募集。

商標、意匠、実用新案の場合、120万円かかったら半分の60万円が補助されます。(条件あり)
特許なら、300万円のところが、150万円の補助

①外国特許庁への出願経費
②現地及び国内代理人経費
③翻訳経費

1企業で300万円まで